- El TJUE se pronuncia sobre el límite del derecho de marcas en un caso relativo al uso de la marca Audi en rejillas de radiador comercializadas por un tercero.
El mes de enero nos dejó una interesante sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante “TJUE”) que ayuda a definir los límites del derecho de marcas y, en concreto, el límite relativo al uso de la marca ajena en accesorios y piezas de recambio, previsto en el artículo 14.1.c) del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea (en adelante, el “Reglamento de Marca de la UE”).
En esta sentencia, de 25 de enero (asunto C-334/22)[1], el TJUE se pronuncia sobre una petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Regional de Varsovia, en un asunto que enfrentaba a la empresa fabricante de automóviles Audi AG, y GQ, persona física que se dedica a la venta de piezas de recambio de automóviles a través de un portal web. En concreto, GQ comercializaba rejillas de radiador diseñadas para antiguos modelos de Audi. En dichas rejillas se incorporaba un elemento destinado a fijar el emblema de los cuatro aros entrelazados de la marca de Audi, de tal modo que la forma del elemento de la rejilla era idéntica o similar en sí misma a la marca de Audi.
El debate generado giró en torno a si dicho uso se estaba haciendo a título de marca y menoscababa alguna de las funciones de la marca o no, teniendo en cuenta que se trataba de una pieza de recambio.
En primer lugar, el TJUE recuerda, como ya hizo en el Auto de 6 de octubre de 2015 (asunto C-500/14, Ford Motor Company y Wheeltrims srl) que la cláusula “de reparación” incluida en el art. 110.1 del Reglamento (CE) n° 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, no constituye una excepción al derecho de marca. Es decir, esta cláusula, que autoriza ─temporalmente─ la reproducción de dibujos y modelos comunitarios que son componentes de productos complejos, cuando se trata de la reparación de dichos productos, para devolverles su apariencia inicial, no autoriza en cambio la reproducción de la marca de un tercero para este fin.
En segundo lugar, antes de interpretar el alcance del artículo 14.1.c) del Reglamento de Marca de la UE, el TJUE aclara que, al incorporar las rejillas un elemento cuya forma es idéntica o similar a la marca de Audi, GQ está haciendo uso de un signo “en el tráfico económico” en el sentido del artículo 9.2 del Reglamento, que puede menoscabar una o varias funciones de dicha marca. Esto es así porque el signo en cuestión, constituido como hemos dicho por la forma o la hendidura del elemento de fijación, se coloca en las rejillas del radiador con el objetivo de comercializar dichas rejillas. Además, se coloca de tal manera que mientras no se fije el emblema que representa la marca de Audi, el signo es visible para el público interesado en la compra de esa pieza de recambio.
Una vez aclarados estos aspectos, el TJUE se pronuncia sobre si, en las circunstancias expuestas, el artículo 14.1.c) del Reglamento de Marca de la UE impediría al titular marcario oponerse al uso de un signo idéntico o similar a su marca en piezas de recambio cuando dicho signo lo constituye la forma de un elemento de dicha pieza de recambio destinado a fijar el emblema que representa su marca.
Esta disposición establece que el titular marcario no puede impedir que un tercero use dicha marca en el tráfico económico cuando dicho uso (i) se realice a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos, en particular cuando el uso de esa marca sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o piezas de recambio y (ii) sea conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.
Por tanto, el TJUE distingue entre dos situaciones totalmente distintas a efectos de valorar si el uso de la marca de un tercero puede considerarse un uso referencial lícito: (i) aquella en las que una empresa que no está económicamente vinculada al titular de la marca coloca un signo idéntico o similar a esa marca en las piezas de recambio que comercializa y que están destinadas a ser incorporadas a los productos de dicho titular, y (ii) aquella en la que una empresa, sin colocar un signo idéntico o similar a la marca sobre esas piezas de recambio, hace uso de esa marca para indicar que tales piezas de recambio están destinadas a incorporarse a los productos del titular de dicha marca. Mientras que la segunda estaría amparada en el supuesto previsto en el artículo 14.1.c), la primera excede el uso en concepto de referencia al que alude dicho artículo y, por tanto, no está comprendido en ninguno de los supuestos contemplados por esta disposición.
El TJUE aprecia que en aquellos casos en que el signo idéntico o similar a una marca de tercero no se utiliza para designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o para hacer referencia a los mismos, sino para reproducir de la manera más fiel posible un producto de dicho titular, tal uso marcario no está comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 14, apartado 1, letra c), del Reglamento de Marca de la UE. Esta conclusión, además, no depende de si existe o no la posibilidad técnica de fijar, en este caso, el emblema de Audi, en la rejilla de radiador sin que la forma del elemento de la rejilla destinada a la fijación constituya un signo idéntico o similar a la marca.
Cabe decir que, en España, el Tribunal de Marca de la UE también se ha pronunciado en el mismo sentido en un caso similar. La Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª) núm. 100/2010, de 2 de marzo, se pronuncia sobre un caso en el que la demandada comercializaba embellecedores de ruedas en los que se reproducía la marca de la norteamericana Ford Motor Company. En este caso, el Tribunal aprecia que la reproducción de la marca sobre la pieza de recambio o repuesto, en especial, imitando al original, no indica destino sino origen, y con ello se vulnera la función más específica de la marca, de modo que no puede considerarse un uso conforme a las prácticas leales. Es decir, en ese caso, no hay un uso destinado a informar al público, sino un uso destinado a suministrar al público un producto que es réplica de uno original, réplica que genera en todo caso confusión sobre el origen dado que, al portar el tapacubos la marca del fabricante, el consumidor puede pensar que existe un vínculo comercial entre la empresa tercera y el titular de la marca. En particular, el consumidor puede pensar que la empresa que comercializa las piezas de recambio pertenece a la red de distribución del titular de la marca o que existe una relación entre ambas empresas, lo que no puede considerarse un límite aceptable en el uso de la marca ajena (Sentencias del TJUE de 17 de marzo de 2005, Gillette Company y Gillette Group Finland, C‑228/03 y de 23 de febrero de 1999, asunto BMW, C-63/97). Este mismo razonamiento es seguido más recientemente por la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª) en la sentencia núm. 583/2020 de 8 de junio.
De todo lo anterior se concluye que el artículo 14, apartado 1, letra c), del Reglamento de Marca de la UE, cuya redacción es idéntica al artículo 37, apartado 1, letra c) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, no ampara a los fabricantes de piezas de recambio que utilizan marcas de terceros de cualquier modo para comercializar sus productos. No puede perderse de vista que el objetivo del legislador europeo al prever este límite era conciliar los intereses de la protección de derechos de marca y los de la libre circulación de mercancías, de modo que se permitiese a los proveedores de productos o servicios complementarios de productos o servicios ofrecidos por el titular de una marca, que utilizasen dicha marca para informar al público del destino del producto o el servicio. En otras palabras, se permite que se informe al público del vínculo funcional entre sus productos o servicios y los del titular de la marca.
Es cierto que, conforme a la redacción actual del artículo 14.1.c) del Reglamento de Marca de la UE y del artículo 37.1.c) de la Mey de Marcas, este límite no exige en todo caso la existencia de un vínculo funcional, sino que comprende también un uso referencial en general de la marca ajena. No obstante, en ningún caso ampara el uso de una marca de un tercero para que el producto comercializado se asemeje lo máximo posible al producto original del titular de la marca, ya que en ese caso no se trata de un uso a título descriptivo o referencial, sino de un uso a título de marca.
[1] Disponible en: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=282066&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6479737
