Como despacho de abogados especializado en Derecho de Propiedad Industrial e Intelectual, hemos presenciado como en ocasiones, nuestros clientes reciben requerimientos infundados por parte de sus competidores bajo apercibimiento de emprender acciones judiciales por infringir sus supuestos derechos de patente o modelo de utilidad, cuando la realidad es que el objeto de las invenciones no es coincidente y por tanto no existe violación alguna de derecho de propiedad industrial.
Esta manera de proceder es conocida como “sham litigation” o ejercicio abusivo del derecho a litigar y está prohibida en virtud del artículo 2 de la Ley de Defensa de la Competencia (en concreto, en el apartado 2 letra b), así como por el artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, al ser calificada como un tipo de abuso de posición dominante.
A este respecto, el Tribunal General de la Unión Europea en la sentencia dictada en el asunto T-111/96, ITT Promedia vs. Comisión —primer asunto sobre el ejercicio anticompetitivo del derecho a litigar—fijó los parámetros para determinar los casos en que una acción judicial se considera abusiva:
- Que no pueda considerarse razonablemente que la acción judicial tiene por objeto hacer valer los derechos de exclusiva de quien la insta y, por tanto, solo sea ejercitada con el fin de hostigar a la parte contraria.
- Que la acción esté concebida en el marco de un plan que tenga como fin suprimir la competencia.
Por tanto, para que exista “sham litigation” es necesario que la acción judicial emprendida, además de ejercitarse de manera infundada, sea contraria a la libre competencia.
En el ámbito nacional, el único expediente planteado a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia ha sido el instado por INSUD PHARMA, S.L., frente a MERCK SHARP DOHME, S.A. (resolución MERCK SHARP DOHME, S.A., S/0026/19).
MARCK SHARP DOHME, S.A., disfrutó entre los años de 2002 y 2018 del monopolio del mercado de los anticonceptivos de tipo anillo vaginal al ser titular de la patente que protegía este anticonceptivo bajo el nombre comercial “Nuvaring”.
INSUD PHARMA, S.L., desarrolló su propio anticonceptivo de tipo anillo vaginal (“Ornibel”) y en el año 2017 obtuvo la correspondiente autorización de la Agencia Española del Medicamento para fabricarlo y distribuirlo.
Ante la concesión de la autorización, MERCK SHARP DOHME, S.A., emprendió varias acciones frente a INSUD PHARMA, S.L.:
- Requirió a IP para que cesase en la fabricación y comercialización de “Ornibel”.
- Solicitó la adopción de diligencias de comprobación ante el Juzgado de lo Mercantil N.º 5 de Barcelona a fin de verificar si “Ornibel” infringía, o no, la patente de “Nuvaring”.
- Solicitó que el Juzgado acordara inaudita parte, como medidas cautelares, la prohibición de fabricación y comercialización, de “Ornibel”.
- Interpuso demanda frente a INSUD PHARMA, S.A., por infracción de derechos de patente.
Las acciones judiciales ejercitadas por MERCK SHARP DOHME, S.A., y, en concreto, las medidas cautelares, supusieron que durante el período de tiempo en el que las medidas cautelares estuvieron activas (esto es, entre el 17 de septiembre y el 18 de diciembre de 2017) INSUD PHARMA, S.L., estuviera impedida por orden judicial para fabricar y comercializar “Ornibel”.
Estas medidas, teniendo en cuenta que el establecimiento en el que radicaba la fábrica de INSUD PHARMA, S.L., de “Ornibel” se encontraba en España (y, por tanto, tampoco podía fabricar su producto para distribuirlo en terceros Estados) infringieron un grave perjuicio económico a la titular de “Ornibel”.
Debido al perjuicio sufrido por la contienda judicial instada por MERCK SHARP DOHME, S.A., INSUD PHARMA, S.L., denunció la actuación llevada a cabo por la actora ante la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia.
La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia acordó sancionar a MSD imponiéndole una multa cuyo tipo sancionador ascendía al 5,7% del volumen de negocios total y la prohibición de contratar con administraciones y organismos públicos.
La Comisión basó fundamentalmente su decisión en los siguientes hechos:
- MERCK SHARPH DOHME, S.A., había solicitado la práctica de diligencias de comprobación cuando realmente éstas no eran necesarias puesto que INSUD PHARMA, S.L., respondió al requerimiento ofreciendo muestras de “Ornibel” y, por tanto, la actora tenía a su alcance una vía no judicial para comprobar si estaba siendo infringida su patente. Las diligencias de comprobación de hechos únicamente fueron solicitadas con la finalidad de otorgar a la solicitud de medidas cautelares apariencia de buen derecho.
- La información acerca de la composición y el procedimiento de fabricación de “Ornibel” era accesible al público dada la autorización emitida por la Agencia Española del Medicamento, por lo que la solicitud de diligencias de comprobación de hechos era infundada.
- MERCK SHARP DOHME, S.A., había permitido que el procedimiento de infracción de patente caducase por inactividad procesal, lo que evidenciaba que las medidas cautelares se habían solicitado con la finalidad de impedir la entrada en el mercado de los anticonceptivos de tipo anillo vaginal a INSUD PHARMA, S.L., y no con la finalidad esencial de las mismas, que es garantizar la efectividad de la futura sentencia.
Estos hechos permitieron concluir a la Comisión que MERCK SHARP DOHME, S.A., había ejercitado acciones judiciales con la única finalidad de impedir la entrada en el mercado de anillos anticonceptivos a INSUD PHARMA, S.L., puesto que en ningún caso tenían por objeto proteger los derechos de exclusiva de la patente “Nuvaring”.
En Falcón Abogados, hemos intervenido en procedimientos judiciales en materia de patentes en los que se ha demostrado que la motivación real de la actora no ha sido la protección de sus activos de propiedad industrial, si no intentar eliminar a un competidor del mercado, por lo que esta novedosa resolución de la CNMC abre una nueva vía de defensa eficaz y complementaria a la vía judicial frente a los actos de hostigamiento de competidores.
